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명품 리폼 vs 상표권 침해, 루이비통 리폼 사건의 교훈

이 글은 이동환 대표변리사가 벤처스퀘어에 기고한 글입니다. 



최근 법원은 루이비통 가방을 리폼한 행위가 상표권 침해에 해당한다고 판결하였다(서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결). 판결 내용을 요약하면 다음과 같다. 가방, 지갑 등 수선업체 X가 2017년부터 2021년까지 루이비통 가방을 가방 소유자로부터 건네받았고, 그 원단을 이용하여 크기, 형태, 용도 등이 다른 가방과 지갑을 제작하였다(이른바 '리폼' 행위). 루이비통 사는 수선업체 X가 '리폼'을 통해 루이비통 상표를 부착한 가방 및 지갑을 실질적으로 생산한 것이어서, 상표의 출처표시 및 품질보증 기능을 저해한 것이라고 주장하였다. 법원은 루이비통 사의 주장을 받아들여 수선업체 X의 상표권 침해를 인정하고 그에 따른 1500만원의 손해배상을 명하였다.


하지만 소비자들은 보통 명품 리폼을 불법(상표권 침해)이라고 생각하지 않고 있다. 소비자는 정당하게 제품을 구매한 후 '어떤 브랜드의 제품인지와 상관없이' 자신의 의사로 구매 제품을 처분할 수 있기 때문이다. 명품을 수리 혹은 수선해야 하는 경우라면? 제품 보증기간이 이미 도과했거나 구매처를 통해 진행하면 많은 비용 및 시간이 들어가는 경우, 소비자들은 수선업체를 찾아본다. 이때 함부로 제품을 수리·수선하면 제품 가치나 품질의 하락 문제가 우려되기 때문에(명품이라면 더욱 그렇다) 경험 많은 업체를 찾는다. 포털사이트에 '명품 리폼'이라고 검색해 보자. 수많은 업체가 광고 중이다. 심지어 SBS의 인기 프로그램 '생활의 달인'에 출연한 업체도 있다. 그만큼 명품 리폼 시장이 활성화되어 있음을 알 수 있다.


그런데 위 판결에서 명품 리폼은 상표권 침해 문제가 있다고 하였다. 그렇다면 명품 리폼 업체들은 위 판결에 따르면 불법 영업을 하고 있는 것인가? 그렇지는 않다. 고장 난 부분에 대한 수리, 낡은 부분에 대한 수선 또는 복원은 당연히 아무런 문제가 없다. 다만 몇 가지 요건을 충족하는 경우 리폼 행위에 대하여 상표권 침해 문제가 발생할 수 있다. 앞서 살핀 판결에서 쟁점이 되었던 사항들을 살펴보기로 하자.


1) 상표권 소진 

상표권 소진이란 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성하여 소진된다는 이론이다. 그 이후 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에 대하여 미치지 않는다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등). 쉽게 이야기하면 루이비통 사가 소비자에게 정품 가방을 팔았으면, 그 이후 소비자가 가방에 대해 재판매 등을 하더라도 루이비통 사는 재판매 등 행위에 대해 권리행사를 할 수 없다는 것이다.

하지만 예외도 있으므로 주의해야 한다. 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지여서, 이러한 경우에는 상표권의 권리를 침해하는 것으로 본다. 위 판결에서 수선업체 X는 리폼 과정에서 루이비통 가방의 부품, 원단 등을 분해한 다음 재단, 염색, 부품의 부착 등의 과정을 거쳤고, 이에 따라 원래 가방과 크기, 형태, 용도 등이 다른 리폼 제품을 만들었는데, 이를 실질적인 생산행위로 판단하였다.

 

2) 상표적 사용  

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다. 하지만 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 '상표의 사용'으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등). 또한 상표의 사용에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결 등).

위 판결에서는 리폼 제품이 가방 및 지갑으로서 교환가치가 있고 시장에 유통될 가능성이 충분하므로, 양산성을 갖추었는지와 상관없이 상표법상 '상품'에 해당한다고 판단하였다. 또한 리폼 제품 외부에는 루이비통 사의 주지저명한 상표가 반복적으로 나타나 있어 수선업체 X는 그 상표를 상표적으로 사용한 것이고, 리폼 의뢰자로부터 리폼 제품을 구매하거나 리폼 의뢰자가 지니고 있는 리폼 제품을 본 제3자 입장에서는 그 출처를 혼동할 우려가 있다고 보았다. 즉 리폼 지갑은 루이비통 사의 정품 지갑이 아님에도 불구하고, 루이비통 상표가 표시되어 있기 때문에 제3자가 리폼 지갑을 정품 지갑으로 착각할 수 있다는 것이다.

 

위 판결 이후 관련 업계가 시끄럽다. 수선업체 X가 리폼 제품을 제3자에게 판매 또는 재유통하였다면 당연히 상표권 침해에 해당한다. 하지만 수선업체 X는 의뢰 내용에 맞게 리폼을 수행한 후 리폼 의뢰자에게 결과물을 전달하였을 뿐이다. 상표권 소진에 따라 리폼 의뢰자에게 상표권의 효력이 미치지 않는 것처럼, 그 의뢰를 받아 수행한 수선업체 X에게도 상표권의 효력이 미치지 않아야 한다는 것이다. 하지만 반대로 위 판결을 지지하는 의견도 있다. 소비자가 리폼 제품을 정품으로 오인할 수 있고 엄격한 품질 관리에 부합하지 않는 리폼 제품 때문에 상표권자의 신용과 명성이 손상될 수 있다는 입장이다. 실제로 루이비통 사는 거액의 손해배상을 받겠다는 목적보다는 사설업자(수선업체)의 리폼 행위에 제동을 걸어 자신의 상표에 내재된 신용과 명성을 지키겠다는 목적이 큰 것으로 보인다. 위 판결은 1심 판결이고 현재 2심 진행 중이어서 향후 결과가 달라질 수 있다. 하지만 위 판결에 의할 때 명품 리폼을 수행한 수선업체 입장에서 상표권 침해 이슈가 있는 상황이므로, 단순 수리·수선과 리폼이 서로 다른 개념이라는 점과 더불어 명품 리폼 의뢰가 수선업체에게 오히려 피해를 줄 수도 있다는 점을 인식할 필요가 있겠다.


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